【HLE中国商標実務レポート】EUの「Stylo&Koton」商標無効案について

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EU(欧州連合)の「Stylo&Koton」商標無効案(中国実務との比較)

欧州連合一般裁判所より審決された「Stylo&Koton」商標の無効案件においては、悪意と混同の可能性との関係を明確にし、悪意的な出願に新たな制限を加えた。欧州連合一般裁判所は、悪意を認定する時、案件に関わるすべての事実を全面的・総合的に考えることを強調する。これは、わが国が悪意的登録に対する規制の立法と実践にとって参考になる。

 

案件経緯

申請人であるKoton社は、1988年にイスタンブールに成立された服装店である。創立当初の規模は小さかったが、1995年より量産を始め、今ではファッションブランドになっており、トルコ・ドイツ・ロシアが主要な市場である。第三者のナタル社は2004年までKoton社のリセラーであり、つまり、双方には提携関係があった。2011年4月25日に、ナタル社は欧州連合知的財産権局に商標「Stylo&Koton」を出願し、出願区分は第35類と第39類であった。

 

2011年8月26日、Koton社は加盟国の先行商標を権利基礎として、ナタル社の出願した商標「Stylo&Koton」(以下、「係争商標」という)に対し、すべての出願区分において、無効審判を請求した。

 

異議審査部門が受理して審査した結果、係争商標が第35類の指定役務において、混同誤認を惹起する可能性があるとして、Koton社の主張を一部支持した。その後、欧州連合知的財産権局第四上訴委員会は、係争商標と先行商標は否認できないほど類似し、しかも第三者は申請人の先行商標を知っており、特に2004年までに双方には業務上の付き合いがあったことが判明したにもかかわらず、ナタル社は異なる役務において出願したから、悪意がないと見なされるべきだと、異議審査部門の決定を維持した。

 

2014年11月5日、係争商標は第39類の役務において登録された。2016年9月23日、Koton社は欧州連合一般裁判所に提訴し、係争商標の無効を請求した。2009年の『欧州連合商標条例』第52(1)(b)条における絶対無効理由に基づき、Koton社は、係争商標は出願際に悪意があると主張した。具体的には、下記の3点を主張した。

  1. 2009年の『欧州連合商標条例』第52(1)(b)条に従っては、係争商標の指定商品役務の所属区分は先行商標と同一・類似関係に該当しなければならないと規定されていない。
  2. リセラーが商業における公平責任と誠実信用義務に違反し、第52(1)(b)条に規定された悪意に該当する。
  3. Koton社には未登録の権利を享有する。商標法又は競争法に基づき、係争商標の指定した異なる役務も先行商標の保護された範囲にあると見なされるべきである。

欧州連合一般裁判所は、申請人の上記主張を全部却下した。

 

コメント(中国実務との比較)

 第一に、EUの悪意に対する認定方法について。
上記の件においても、実践で悪意を認定するというEUの一貫的な考え方を貫いた。
出願人が商標を出願する時点には悪意があるかどうかが強調される。また、ケースバイケースで、案件に関わるすべての事実を全面的に考えることが求められる。その事実は、下記の内容を含めるが、それらに限らない。

 

 1、マークが同一又は類似する。

 

 2、第三者が同一・類似商品・役務において、同一・類似マークを使用・登録していることを知っている、若しくは知るはず。もし双方に提携関係があり、明らかに知っていると見なされる。ただ、それだけでは不十分で、同一・類似商品・役務に登録されなければならない。先行商標が一定の知名度を持っている場合は、区分に関する制限がそれによって適度に緩める。

 

 3、上記客観的な条件が整った場合、はじめて出願人には主観的悪意があるかどうかを判定する。出願人には主観的悪意があると判定するには、一連の客観的事実によって証明される必要がある。例えば、出願の目的は、第三者が関連市場に進出することを阻止することであったり、又は、登録後に高額な譲渡費用を求めることなどである。

 

 それに対し、中国の『最高人民法院による商標権利付与、権利確定をめぐる行政案件の若干問題に関する規定』第23条第1項の規定により、先行使用人は出願人が不正手段でその先行使用且つ一定の影響力を持つ商標を冒認出願したと主張する場合、その先行使用商標は確かに一定の影響力を持って、出願人は当該商標を知っている若しくは知るはずだとしたら、不正手段による冒認出願に該当すると推定される。ただ、出願人が先行商標の商業名誉を利用していないと挙証できれば、前記の場合に該当しない。

 

 EUの認定方法と違い、中国では、知っていながらの登録出願であれば、出願人には先行商標の商業名誉を不正利用する悪意があると推定できる。出願人は挙証を通じて、その推定を覆すことができる。この方法は、先行商標権利人の挙証責任を軽くし、悪意的な冒認出願が増加している現実にとっては有利だが、商標という概念は、使用範囲から離れては無意味である。商標による保護範囲は巧妙なバランスを取っている。客観的な条件もなしに、むやみに先行商標権利人の利益を拡大しては、公衆の利益を害することにもなる。

 

 第二に、悪意に対する判断基準について。
悪意的な冒認出願に対する判断基準は、「知る」基準と「商業名誉にただ乗りとする」基準の両方を取るべきだと言われる。「知る」基準では、当事者が他人商標の存在を知っていながら出願することを証明できれば、不正手段を取ったと判断できる。商業名誉にただ乗りとする」基準では、出願人には他人商標の商業名誉にただ乗りとする、または侵害する需要があることが要求される。以前は、悪意的な出願は同じ地域に発生することが多く、、「知る」と「商業名誉への侵害」は重なっていることが多かった。しかし、経済が発展するに連れて、両者が分離した案件が増えてきている。この場合の「知る」というのは、当事者には主観的悪意があるかどうかを判断する一つの要素だけで、必ず当事者には主観的悪意があるとの決定はできない。商標法と不正競争防止法では、「商業名誉にただ乗りとする」基準を当事者には主観的悪意があるかどうかを判断する基準にしており、もっと合理的である。

 

 中国の『最高人民法院による商標権利付与、権利確定をめぐる行政案件の若干問題に関する規定』第23条第1項の規定により、不正手段とは、「知っている」あるいいは「知るはず」で、つまり、「知る」を基準としている。これに対し、EUでは、類似商品における類似商標という二つの類似の客観的基礎の上で、関連事実を考えてから、当事者には主観的悪意があるかどうかを判断する。つまり、不正手段による冒認出願と主張する時、出願人に商業名誉を利用する意図があることを証明しなければならない。この方法は、「商業名誉にただ乗りとする」基準に相応しい。

 

(2019/1/18 北京恵利爾商標代理有限責任公司)


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