商標に関する異議申立と、不登録決定に対する不服審判（異議申立人の理由が成立し被異議商標が却下された場合、商標出願人がこれを不服とし、不服審判を請求することを指す。以下「不服審判」という）案件のうち、異議申立人と商標出願人が商標共存の合意または、被異議商標を異議申立人に譲渡することで和解することがあります。このような場合通常、異議申立人が異議申立請求を取り下げることにより国家知的財産権局が異議申立案件を終了し、被異議商標の登録が許可されます。
一方和解できず、被異議商標が異議申立段階で却下された場合でも、出願人が不服審判を提出することにより商標の有効性を維持しながら、和解協議を継続できます。合意に至れば出願人が国家知的財産権局へ和解の意思を表明し、異議申立人は異議申立請求を取り下げ、国家知的財産権局へ商標の登録に同意の意思表示することで被異議商標と引用商標の間の権利上の衝突が解消し、国家知的財産権局は被異議商標の登録を許可することができます。
しかし当事者双方の和解後必ずしも当事者の期待通りに進むとは限らず、リスクも存在します。この記事では、2回に分け3つの事例を通じ、実務上あり得るリスクについて、ご紹介したいと思います。
和解で異議申立理由を解消する際のリスクとは？
被異議商標が不正出願に該当するケース
一つ目は被異議商標が不正出願に該当する場合、当事者双方が和解に達していても、国家知的財産権局は当該商標を却下することができます。
判例をご紹介します。このケースでは被異議商標を異議申立人へ譲渡するという和解が成立し、異議申立の取り下げ申請も許可されました。しかし審理後、商標出願人は多くの区分の商品と役務で100件以上の商標を出願しており、その商標の多くが他人に異議を申し立てられ、出願人がこれについて合理的な解釈をしなかったという事実が判明しました。このため国家知的財産権局は、「被異議商標は明らかに他人の商標を複製・模倣する意図があり、商標の譲渡によってもこの事実は変えられない。被異議商標の出願が商標の出願管理秩序を乱し、公平な競争の市場環境を損ない、誠実信用の原則に違反したため、被異議商標の登録を却下する」という審決を下しました。
本例が示すように和解で異議申立を解消する場合、被異議商標が不正登録に該当するかを考慮する必要があります。被異議商標が明らかに他人の商標を複製・模倣する意図がある場合、たとえ他人に譲渡しても、不正出願という本質は変えられず、国家知的財産権局は法に則って当該商標を却下することができます。
和解協議締結後も、どちらかが非協力的なケース
二つ目は、当事者双方が和解協議を締結させたにも関わらず、どちらか一方が積極的に協力せず、被異議商標の登録という和解目的を達成できないというリスクです。
判例をご紹介します。このケースでは被異議商標が却下された後、商標出願人が不服審判を提出しました。理由として「商標出願人と異議申立人は和解に達した。異議申立人は異議申立請求を取り下げる意向があり、既に異議申立の取り下げ申請を提出した。また、異議申立人は被異議商標の登録障害を解消できるよう異議理由の根拠の一つである引用商標1に対し、出願取り下げ申請を提出した。 これにより被異議商標の登録障害は解消しており、被異議商標の登録を求める」というものです。しかし国家知的財産権局は審理後、後述の意見により被異議商標の不登録決定を維持しました。それは「異議申立請求の取り下げ申請は却下された。また、異議申立人が不服審判の中で被異議商標の登録に同意するという意見を出さず、出願人と異議申立人が既に和解したということを証明できる根拠もない。異議申立人の引用商標1は拒絶され無効になったが、異議申立人の他の引用商標がまだ被異議商標の登録上の障害となっていることから、商標出願人の不服理由は成立しない」というものです。
この判例が示すように当事者の和解後、異議申立案件を解消するためには互いに協力しあう必要があります。異議申立人として被異議商標に対し異議申立の取り下げ申請をし、登録に同意するという意思を国家知的財産権局に示す必要があります。また被異議商標の譲渡に合意した場合も、当事者双方は速やかに譲渡申請を提出し、譲渡の事実を国家知的財産権局に述べ、異議申立人の引用商標と被異議商標の間に権利上の衝突がないという意見を述べる必要があります。
以上、和解で異議申立理由を解消する際の実務上あり得るリスクの2つの例とその対策についてご説明しました。次回は、残りの1例をご説明いたします。楽しみにお待ちください。
