中国商標法の第44条によって、「登録された商標が、この法律の第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四項の規定に違反している場合、又は欺瞞的な手段若しくはその他の不正な手段で登録を得た場合、商標局は当該登録商標の無効宣告を行う。その他の単位又は個人は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる」。
実務において、不正手段を通じて登録した商標に対する無効審判の中で不正商標の権利者は当該商標が既に使用されているという理由で抗弁することはよくあります。
では、不正商標に対する使用行為は、その出願の不正の性質を変え、ひいては無効審判の結果を左右できますか？
判例
判例をご覧ください。
奔富（英語名称は「Penfolds」であり、「奔富」はその中国語音訳）ワイン工場は、1844年にオーストラリアで創立されて以来、170年余りの経営と独特な醸造技術によって、奔富ブランドのワインが多くの国で高い知名度を有しています。それが1990年代に中国市場に進出して以来、中国消費者に知られるようになりました。
オーストラリア富邑集団の子会社である南社布蘭茲有限会社（以下は原告という）は、「奔富」ワインの経営者として、第33類のワイン商品において、第861084号「PENFOLDS」商標（出願日：1994年9月9日、登録日：1996年8月7日）と第9114021号「奔富」商標(出願日：2011年2月9日、登録日：2020年4月28日)を持っています。
その一方、東方明日（晋江）進出口有限公司(以下は被告という)は2012年7月3日に第33類ワイン等の商品において第11157214号係争商標「奔富酒園」を出願し、2015年12月14日に登録になりました。さらに、被告は貿易会社を設立し、「奔富酒園」ブランドのワインを生産しました。
係争商標が登録された後、原告は、それが一定の影響力のある「奔富」等の商標と同一商品における類似商標を構成し、且つ被告は有名な他人商標を模倣したものを大量に出願したという行為が信義誠実の原則に違反した等の理由で無効審判を提出しました。
その後、無効審判の判決は、被告の行為が商標法第44条の「その他の不正な手段で登録を取得する」に該当すると認定し、係争商標に対して無効宣告を行うという決定を出しました。被告はこれを不服として、提訴しました。第一審、第二審及び最高人民法院の再審を経て、最高人民法院は再審判決(即ち終審判決)で被告の請求を却下しました。
終審判決での意見は主に3点あります。
意見 一つ目
1つ目は、原告の先行権利の有無について、関連証拠によると、1995年から原告のディーラーはすでに「奔富」マークを使用しており、且つ「奔富」マークが指した商品生産者は「Penfolds」ワインの生産者です。
また、他の多くの証拠によって、被告が係争商標「奔富酒園」を出願した際、関連公衆にとって、ワインなどの商品において、「奔富」=「Penfolds」の対応関係が既に認識されていました。このため、原告は先行使用の権利があります。
その一方、係争商標「奔富酒園」のうち、漢字「酒園」が酒類商品に使用された際、識別力がないため、識別力がある部分は同じ漢字「奔富」です。
意見 二つ目
2つ目は、係争商標の出願行為が不正出願に該当するかについて、原告と被告の間で商標権侵害や不正競争に関する民事紛争を起こした経緯があります。関連判決によって、被告とその関連会社が係争商標「奔富酒園」のワインを販売した際、業界内のメディアで「Penfolds」のワインを紹介するための文字等を無断使用し、虚偽宣伝を行う不正競争行為や、「PENFOLDS」などの登録商標の専用権を侵害した行為が存在しました。
これにより、被告は係争商標「奔富酒園」を出願したことで「Penfolds」ワインの権利者の名誉に便乗し不正利益を得るという故意の意識があることが分かります。
また、被告とその関連会社が第33類、第35類などの複数の区分において、係争商標「奔富酒園」や著名商標「ベントレー」を含む商標200件以上を出願した行為は正常な経営活動にとって必要とは言い難いです。このため、係争商標は商標法第44条の「その他の不正な手段で登録を取得する」に該当します。
意見 三つ目
3つ目は、「欺瞞的な手段若しくはその他の不正な手段で登録を得た場合」とは、出願目的の不正性ではなく、主に出願手段を指します。このため、被告が提出した係争商標の使用証拠は、出願手段自体の正当性を証明できず、係争商標を維持できる正当な理由ではありません。
まとめ
上記判例が示したように不正手段で登録した商標は、登録後使用されても、その不正の性質を変えられず、無効審判の中取消される可能性があります。
このような商標を譲り受ける際、このようなリスクにぜひご留意ください。
